未經許可使用他人技術秘密申請專利時的權利歸屬

——（2020）最高法知民終871號

【裁判要旨】

技術秘密權利人以侵害技術秘密作為請求權基礎，主張有關專利申請權或者專利權歸其所有的，人民法院應當審查專利檔案是否披露了或者專利技術方案是否使用了該技術秘密，以及技術秘密是否構成專利技術方案的實質性內容。如果技術秘密確為專利檔案所披露或者專利技術方案所使用，且其構成專利技術方案的實質性內容，則技術秘密權利人對有關專利申請或者專利享有相應權利。

【關鍵詞】

發明專利 專利權權屬 技術秘密 實質性內容

【基本案情】

上訴人天津青松華藥醫藥有限公司（以下簡稱青松公司）與被上訴人華北製藥河北華民藥業有限責任公司（以下簡稱華民公司）專利權權屬糾紛案中，涉及專利號為ZL201410517486。6、名稱為“高純度氟氧頭孢鈉製備工藝”發明專利（以下簡稱涉案專利）。

青松公司認為，其系氟氧頭孢鈉保密製備工藝的技術秘密權利人，華民公司獲取該工藝後，未經青松公司許可使用該保密工藝申請並獲得涉案專利權，故向河北省石家莊市中級人民法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟，請求確認涉案專利權歸青松公司所有。

一審法院認為，現有證據不能證明華民公司涉案專利申請檔案記載的技術方案來自於青松公司在雙方履行《委託加工生產協議》中提供的保密技術資訊，故判決駁回青松公司的訴訟請求。青松公司不服，向最高人民法院提起上訴。

最高人民法院於2020年12月16日判決撤銷原判，確認涉案專利由青松公司和華民公司共有。

【裁判意見】

最高人民法院二審認為，當事人以侵害技術秘密作為請求權基礎主張專利權權屬時，應當考察專利檔案是否披露了技術秘密和專利技術方案是否使用了技術秘密。專利檔案披露了技術秘密或者專利技術方案使用了技術秘密的，即構成對技術秘密的侵害。

本案中，對於秘密資訊1“使用混甲酚（間甲酚）法對中間體脫保護”，涉案專利權利要求中並沒有直接記載使用何種方法對中間體脫保護，但專利說明書實施例1中公開了使用間甲酚脫保護，秘密資訊1使用混甲酚脫保護，其中混甲酚是鄰甲酚、間甲酚和對甲酚三種異構體的混合物，而鄰甲酚、間甲酚和對甲酚對中間體脫保護都是利用了酚羥基的氫鍵，兩者並無實質區別，故涉案專利說明書已經披露並使用了秘密資訊1。

對於秘密資訊2“成酸反應步驟整體技術資訊”，首先，涉案專利權利要求1步驟a）即成酸反應，即包含了秘密資訊2。此外，涉案專利說明書實施例1中記載的技術方案與保密工藝技術方案中的秘密資訊2在脫保護試劑、反應氣氛、溫控時機、反應溫度、時間、試劑用量方面存在不同，並且保密工藝沒有公開“溶清”“pH至2。5”，但上述區別並非實質性區別。因此，可以認為專利說明書已經披露並使用了秘密資訊2。

針對秘密資訊3“水洗、萃取、無菌過濾步驟整體技術資訊”，首先，涉案專利權利要求1步驟b）與秘密資訊3，其存在如下區別：（1）加入物料不同，萃取到水相過程中，保密工藝還加入氯化鈉、焦亞硫酸鈉；萃取到有機相過程中，保密工藝還加入氯化鈉；（2）物料加入方式及相關操作不同，涉案專利同時新增，保密工藝分批新增且多次攪拌、靜置分離；（3）保密工藝未公開過濾操作為無菌過濾。對於區別（1），根據涉案專利和保密工藝的記載及上述技術效果的比較，無法獲知保密工藝額外加入的氯化鈉、焦亞硫酸鈉在該步驟中的作用、解決的技術問題和產生的技術效果，無法證明區別（1）是否是實質區別。對於區別（2），由於缺乏涉案專利和保密工藝關於該步驟的純化效果的實驗證據，無法確定該區別帶來的技術效果，也不能證明保密工藝多次攪拌、靜置分離的操作實際上可以起到更好的純化效果。對於區別（3），本領域普通技術人員知曉，氟氧頭孢鈉成品以鈉鹽形式做成注射劑使用於人體，而使用無菌過濾是本領域普通技術人員出於安全考慮容易想到的過濾方式，即該區別不是實質區別。涉案專利權利要求1步驟b）與秘密資訊3存在的上述區別並非實質區別，故而可以認定涉案專利權利要求1步驟b）包含秘密資訊3。而涉案專利實施例1是在權利要求1步驟b）的基礎上進一步具體化，基於同樣的理由，涉案專利實施例1中“水洗、萃取、無菌過濾步驟整體技術資訊”也與秘密資訊3無實質性差異。因此，可以認為涉案專利說明書已經披露並使用了秘密資訊3。

綜上，涉案專利檔案披露了青松公司相關技術秘密，而且專利技術方案也使用了技術秘密，構成對技術秘密的侵害，故青松公司的技術秘密構成涉案專利技術方案實質性內容，青松公司應對涉案專利享有合法權利。